JURISPRUDENCIA ANDINA

XI.8. Marcas confundibles en productos de la misma clase

“El literal f) (artículo 58 de la Decisión 85) protege a una marca del riesgo de su confusión con otra, siempre que ambas se refieran a productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclator. El literal g) otorga una protección ampliada a la marca notoria, más allá del límite de la clase –regla de la especialidad-, puesto que se extiende a productos o servicios ´Idénticos o similares`, así estén catalogados en diferentes clases. Lo primero que se debe observar al respecto es que, en el presente caso, sería aplicable el literal f) ya que se parte de la hipótesis de que las dos marcas enfrentadas en el Proceso corresponden a productos o servicios pertenecientes a las mismas clases (7ª., 9ª., 11ª., y 12. del Decreto 755 de 1972). No resulta necesario, en consecuencia, entrar acá en al análisis de la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida (literal g).

“Sobre el riesgo de confusión de una marca con otra, este Tribunal señaló algunos principios generales, que vienen al caso, en la sentencia de 3 de diciembre de 1987 (Proceso 1-IP-87).” (Proceso No. 4-IP-88. G.O. No. 39 de 24 de enero de 1989).

“Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado ´riesgo de confusión`. Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el art. 58 f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es ´confundible` con otra marca ya registrada, o cuyo registro hay sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (art. 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (art. 64). También puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (art. 58, a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decidirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

“El riesgo de confusión puede establecer a primera vista y con toda certeza sí se trata de dos signos idénticos para productos de la misma clase, tal como ocurre en el presente caso según el relato de los hechos que hace el Consejero Ponente. Un signo ´idéntico` o sea ´completamente igual` a otro ya registrado como marca –para productos o servicios de una misma clase o para productos o servicios idénticos o similares si se trata de una marca notoria- no puede cumplir en ningún caso con los requisitos básicos que se exigen para el registro de una marca válida (artículo 56). Un signo idéntico o exactamente igual a otro, con el cual resultaría entonces intercambiable, serviría para establecer una inevitable confusión, inadmisible en el derecho marcario. Tampoco cumpliría, por definición, con los requisitos esenciales de ser distintivo y novedoso.” (Proceso No. 2-IP-90. G.O. No. 70 de 15 de octubre de 1990).

8.1 Consumidor medio

“El producto o servicio concretos al que el signo se refiere, constituyen la dimensión real y objetiva de la marca, cuya vigencia radica, de otra parte, en la reacción del público que está en condiciones de utilizar el servicio o de adquirir el producto. Y este público consumidor, se ha dicho, no distingue entre las clases del nomenclator sino entre los productos o servicios que se ofrecen.” (Proceso No. 4-IP-88. G.O. No. 39 de 24 de enero de 1989).

“Para una mejor comprensión de lo dicho, el Tribunal se permite precisar –de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ´consumidor medio` o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. Por supuesto que, en cuanto a este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual intervienen definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 18 de 15 de febrero de 1988).

8.2 Comparación de marcas

“Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto. La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tenidas en cuenta.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

8.2.1 Marcas denominativas

“En cuanto al cotejo o comparación de marcas denominativas –de las que trata el presente proceso- para decidir si son susceptibles de confusión, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se compara, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. 28 de 15 de febrero de 1988).

“Cabe observar, por último, que no haya jugar a una comparación de nombres –marcas en este caso- en el campo conceptual o ideológico, cuando tales denominaciones carece de dignificado propio en el idioma de los consumidores presuntamente interesados, así no se trate propiamente de las llamadas marcas ´caprichosas o de fantasías`.” (Proceso No. 1-IP- 87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

8.2.2 Marcas mixtas

“El posible riesgo de confusión, que viene a determinar el ámbito de los correspondientes derechos subjetivos, habrá de ser decidido por el juzgador como resultado de la comparación o cotejo de las marcas en cuestión. Se trata, en el presente caso, de dos marcas de las denominadas ´mixtas` ya que ambas están constituidas por la palabra y por elementos gráficos unidos entre sí. De un lado, la palabra DEVICE acompañada de tres figuras concéntricas encerradas en un círculo sencillo, y de otro las palabras MERCEDES BENZ acompañadas de una estrella de tres puntas encerradas en un círculo doble.

“Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos –el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocar de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.

“Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo, denominativo o gráfico, corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos. Acerca de la comparación entre las denominaciones este Tribunal señaló algunas reglas prácticas en la sentencia de 3 de diciembre de 1987 (Proceso 1-IP-87), referidas en ese caso a marcas denominativas. En cuanto a la comparación entre gráficos, indican la doctrina y la jurisprudencia que debe atenderse principalmente al efecto visual se la figura, apreciada es su conjunto. Es ésta la imagen que llega al público y por tanto no es pertinente el análisis comparativo detallado de trazos o líneas tomados aisladamente.

“En estos procesos de comparación para determinar la confundibilidad de marcas, debe tenerse muy presente, en todo caso, cuál es la actitud normal y cuál la reacción espontánea del público consumidor de un determinado producto o servicio. Se ha observado al respecto que el signo es captado en iguales condiciones por personas alfabetas y analfabetas, lo cual por supuesto resulta relevante sólo en el caso de que éstas últimas hagan parte del público consumidor.” (Proceso 4-IP-88. G.O. No. 39 de 24 de enero de 1989).