◄► Fabricación bajo licencia

En sentido estricto del contexto, el término “licencia” (del latín: licentia) ha de interpretarse por concesión, autorización, permiso. Se concede o autoriza la fabricación de productos o la utilización de la propiedad intelectual bajo ciertas condiciones bien definidas. En Derecho Mercantil, la licencia permite el uso de patentes o marcas originalmente pertenecientes a otra persona o empresa.

Con la licencia entramos en el dominio de la propiedad intelectual, en el campo de los activos intangibles, donde desempeňan un papel primordial la transferencia y explotación de las marcas registradas, patentes, razones sociales, secretos, conocimientos de management, extrategias de marketing, procedimientos de producción, conceptos o semejante know - how.

A diferencia del mercado material donde predomina el mundo físico de bienes tangibles o valores materiales, nos hallamos en una esfera marcada por la propiedad de intangibles y el control de intercambio de conceptos. El nuevo “mercado” se caracteriza por ser inmaterial, más intelectual, donde se hace resaltar lo intangible en piedra filosofal del comercio, idea errónea y fatal para el futuro económico y social. Se alza la nueva era del poder virtual sobre la materia, barriendo la propiedad tangible y abriéndole las puertas a la intangible.

De por sí, la licencia es un acuerdo contractual entre dos partes establecidas en distintos países que implica el otorgamiento del derecho a utilizar un bien intangible a cambio de una retribución ( tasa de licencia o royalty). Comúnmente, no existen restricciones en la exportación o importación de licencias. Se considera la concesión de licencia una alternativa, una forma complementaria a la exportación por varias razones, por lo que se convierte en una forma especial. Los motivos de concesión pueden ser de varia naturaleza, entre ellos:

- cuando una emprea no dispone de los recursos financieros y humanos para implantarse en un mercado alejado y difícil a penetrar,

- mismo, cuando una empresa tiene recursos, este tipo de exportación representa una enorme reducción de gastos de capital,

- cuando las barreras de importación de un país son tan elevadas que la exportación del producto se hace imposible,

- cuando la empresa, por el motivo que sea, no desea o no puede realizar intercambios con el país de destino.

Huelga decir que muchas firmas de fama se han dedicado exclusivamente al marketing de sus productos o marcas en el pasado, rechazando estar involucradas en cualquier explotación externa. Conceden sus licencias a empresas locales repartidas en los confines del planeta, consiguiendo una presencia mundial sin costes de implantación de licencias y con riesgos mínimos.

En todo caso, la concesión de licencia pone al adquiriente en condiciones de conseguir un bien intangible que no puede crear y desarrollar por sí mismo. Se convierte en el beneficiario de la transferencia del know - how.

La transferencia del know - how (término inglés traducido conmúnmente en otros idiomas por la simple fórmula: ¡ Saber cómo !, Savoir-faire !, Gewusst wie !) adquiere diferentes aspectos desde el punto de vista práctico y juridíco. Los principales tipos de contratos se resumen, grosso modo, en:

• el contrato de licencia de patente,

• el contrato de licencia de know - how

• el contrato de licencia de franquicia

Con el objeto de innovar la estrategia de venta de licencias, muchas casas de marca mundial lanzaron a partir de los años 70 una concesión moderna: la franquicia, nuevo sistema de distribución, que por su dinámica evolución e importancia trataremos en especial más adelante.

En general, los contratos de licencia comprometen a las partes a duraciones contractuales mucho más largas que los contratos comerciales usuales. Por su esencia, se convierten en acuerdos complejos de los cuales se derivan altos niveles de riesgos comerciales y financieros. Cada caso de concesión requiere su debida evaluación tanto de contenido como de alcance. Para el oferente o parte licenciataria, mayor atención requieren aquellos factores relacionados con la elección del adquiriente, la fijación del royalty, la duración y la transferencia de los ingresos derivados de la licencia. Asimismo será conveniente impedir los riesgos de competencia procedientes del adquisidor (cesión y sublicencia) y aquellos entre las partes contratantes en terceros mercados, ya que el adquiriente, al ser fabricante, puede actuar también de exportador. En caso de que así sea y la calidad del producto deje que desear, la repercusión sobre la empresa licenciataria es ineluctable, causando, a veces, daňos difícilmente a remediar. Otros aspectos a considerar serán aquellos referentes a la obligación de confidencia (también caducado el contrato), normas de calidad, derecho de control, marcación del producto, gestión de abastecimiento, información mutua sobre perfeccionamientos (considerados no exclusivos), derechos del licenciador (en cuestiones de patente), restricciones (en conexión con cantidades, precios o clientela), conclusión o prórroga del contrato, etc. Además de las condiciones estipuladas por las partes, deberán tenerse en cuenta la reglamentación internacional y local en vigor.

El apéndice N° 20, en un caso concreto de objeto de licencia, refleja los aspectos esenciales de un contrato.

Licencia de patente

La patente es un documento emitido y garantizado por el Estado de un derecho exclusivo referente a un invento válido durante un período de tiempo limitado, por lo general de veinte aňos. En Espaňa, la legalización y emisión incumbe al Registro de la Propiedad Industrial, ente estatal designado al efecto.

El Convenio de Múnich de 1973 para la concesión de patentes europeas sentó las bases para dictar a posteriori las pertinentes disposiciones internas en materia de patentes en los distintos países. Dicho Convenio entró en vigor en España en 1986. Las disposiciones de la Ley de Patentes 11/1986 determinaron las aplicaciones del Convenio que, a su vez, fueron completadas por el Real Decreto 2424/1986 relativo a la aplicación del Convenio.

Cuando un invento o procedimiento ha sido objeto de una protección jurídica a título de patente, se otorga al titular el derecho exclusivo a realizar y comercializar la patente. A su vez, el titular puede ceder por contrato ese monopolio a otra persona, denominada concesionario o licenciatario, convirtiéndose él en cedente de licencia o licenciador. El interés del cedente consiste en transferir dicho monopolio de explotación del cual confia sacar provecho sin correr el riesgo de ser copiado o desposeído de la invención o del procedimiento. En contrapartida, obtiene la retribución correspondiente del concesionario. Afortunado será quien caiga en un socio experimentado y competente, capaz de lograr éxitos lucrativos en las mejores condiciones posibles de la licencia.

El reglamento comunitario CEE 2349/84 define el contenido del contrato que permite una selección de las cláusulas a aplicar. En 1994, la Oficina Europa de Patentes (OEP) en Múnich registró unas 57.000 solicitudes de las cuales un 25% provenía de EE.UU, un 22% del Japón, un 18% de Alemania y 8% de Francia, o sea , en total un 73%. La mayoria de las patentes se concentraron en los ramos de la electrotecnia, la electrónica y la técnica de comunicación. En el aňo 2000, la misma oficina registró unas 106.000 solicitudes y en el 2001 hasta 125.000, batiendo todos los récords, de las cuales un 13% provenía de inventores particulares, el resto de la cienca y la economía. Los países con mayor cuota fueron el Japón, EE.UU y Alemania, marcando un 70% a ellos tres. Los principales ramos en la clasificación de patentes fueron la técnica de vehículos, la de comunicación y la de medición y verificación. 52 En 2004, la oficina de EE.UU, la UPTO, concedió a ella sola más de 173.000 patentes. 52

En los últimos 15 aňos del siglo XX, las estadísticas a nivel mundial han demostrado evidentemente que los EE.UU. han predominado en el campo de concesión de licencias, alcanzando altos ingresos de venta mientras que otros países industriales – incluídos el Japón y la UE – y todos los países en desarrollo han saldado las cuentas con pérdidas.

Es un hecho que los países en desarrollo atribuyen gran importancia a la compra de licencia en el exterior con el fin de fomentar la producción nacional, industrializar regiones pobres y formar personal técnico. Para muchas empresas exportadoras no queda otro remedio que limitarse a la conceción de licencias, o sea, a la exportación del know - how.

Lamentablemente no existe una oficina central de patentes. La administración se reparte en tres centros a escala mundial:

- Alemania: Oficina Europea de Patentes (OEP)

- EE.UU: United States Patent and Trademark Office (UPTO)

- Japón: Japan Patent Office (JPO)

La estrecha colaboración entre las tres entidades garantiza el sistema internacional de patentes.

El encuentro trilateral celebrado a finales de 2005 en Múnich confirmó de nuevo el continuo aumento de patentes en todos los dominios, en especial, en software, genética, sector farmacéutico, técnica de comunication, etc. Aunque se hable de una “explosión del número de patentes” y la tendencia sea creciente, las tres oficinas no quieren poner coto a la oleada existente.

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52 - Datos hechos públicos por Jürgen Schade, Presidente de la OEP, ante una rueda de prensa el 12.03.02 en Múnich.

- Dato comentado por Jon Dudas, Director de la UPTO, en diciembre de 2005 en Múnich.

Licencia de know - how

La definición del concepto know-how a dado lugar a diversas interpretaciones. Nos atendremos a que son aquellos conocimientos o sabiduría adquiridos y fundados en la investigación y experiencia tecnológicas, destinados a la puesta en práctica y mejor manipulación de una tarea técnica. Cuando una empresa dispone de un adelanto técnológico y ventajas técnicas o de un conjunto especial de conocimientos avanzados, dicho know-how podrá ser objeto de transferencia a condición que sea sustancial, identificado y secreto. Si por falta de medios u otras razones el cedente de licencia no está en condiciones de implatarse en el extranjero, esta transferencia representa ante todo sacar provecho de sus conocimientos sin perder el adelanto tecnológigo. Por otro lado, el concesionario podrá poner en práctica el know-how por cuenta propia (know-how en forma de documentos, planos, máquinas, equipos, asistencia, formación, etc.) en una zona de licencia concreta con garantía de exclusividad. Se trata, pues, de un compromiso mutuo a largo plazo, en particular para el concesionario en lo que a puesta en práctica del know-how y rentabilidad de sus inversiones se refiere. En consecuencia, la elaboración del contrato de licencia de know-how requiere el mayor esmero y escrupulosidad, a menudo con intervención de especialistas en la materia, tanto más teniendo en cuenta que el know - how no está protegido jurídicamente por una patente u otra forma de propiedad industrial. A tal efecto, se considera prudente recurrir al reglamento CEE N° 556/89 sobre los contratos de licencia de know-how y a las respectivas disposiciones internas.