JURISPRUDENCIA ANDINA

XI.12. Prohibiciones para el registro de marcas

“Las prohibiciones establecidas en el literal a) del artículo 58, consideradas en su conjunto, tienen como ratio legis prioritaria la protección del interés público en varias grados. Así, la norma cautela la moral social al impedir el registro de signos que contraríen o afecten las buenas costumbres; vela por los intereses de paz, estabilidad y justicia al proscribir las menciones atentatorias contra el orden público, para finalmente establecer protecciones directas a un sujeto colectivo constituido por los medios comerciales y el público consumidor.

“En algunos sistemas legales estas prohibiciones se consideran como absolutas por contraposición a las relativas. El examen de oficio, por parte de la oficina nacional competente, se limita a las absolutas, quedando las relativas en manos del particular afectado.

“En la Decisión 85 no se estableció esta diferenciación. En consecuencia, el examen previo a practicarse por la autoridad competente debe versar sobre todos y cada uno de los requisitos para el registro de la marca y el control de las prohibiciones. Entonces, es lógico esperar del funcionario una conducta especialmente diligente en lo que se refiere a la verificación de los supuestos en que pueda estar comprometido el interés público. La intención de la norma es clara, y se ve reforzada por los importantes desarrollos que pueden apreciarse a nivel nacional e internacional en las respectivas legislaciones para defender los derechos del consumidor.” (Proceso No. 3-IP-88. G.O. No. 35 de 28 de octubre de 1988).

12.1 Engaño sobre la procedencia del producto

“En el caso consultado, se plantea la hipótesis de que una marca no sería registrable porque al confundirse con otra puede producir engaños a los medios comerciales y al público consumidor en cuanto a la procedencia de los productos.

“Pero, qué debe entenderse como procedencia?

“En primer término, para la cabal comprensión del literal a) del artículo 58, conviene indicar que su texto parece haber tenido como antecedente el ordinal 5., artículo 585 del Código de Comercio de la República de Colombia de fecha 27 de marzo de 1975, cuyo texto copiado a la letra dice:

“Art. 585.- No podrán registrarse como marcas:

´5º. Las que sean contrarias a la buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate`.

“Como puede verse, la norma andina reproduce de manera casi textual la disposición colombiana. Este Código, además, trae en libro 3º., título 2º., capítulo II, una sección de definiciones que incluye la de ´procedencia`, así: ´Se entiende por indicación de procedencia la expresión o el signo que se utiliza para señalar que un producto o servicio proviene de un país, o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado`.

“Es decir, que el término ´procedencia` para el derecho colombiano tiene una directa y clara connotación geográfica. Esta connotación o significación es así mismo evidente en otros sistemas legales nacionales. Por ejemplo, en Venezuela, la Ley de Propiedad Industrial del 2 de septiembre de 1955 relaciona procedencia con nombres geográficos. En México, la Ley de Invenciones y Marcas, promulgada el 30 de diciembre de 1975, contiene una disposición según la cual no son registrables como marca ´las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios, o puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos`. Situaciones similares pueden encontrarse en otras leyes latinoamericanas y europeas. En el ámbito, el entendimiento es el mismo y tiene vieja data. El ´Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos`, instrumento internacional suscrito el 14 de abril de 1981 y cuya última revisión ocurrió en Lisboa en 1985, específico sobre la materia y actualmente vigente, entiende igualmente como procedencia, la geográfica.

“En el mismo sentido emplea dicho vocablo la Convención sobre Protección Marcaria y Comercial`, suscrita en la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica celebrada en Washington el 20 de febrero de 1929. Dicha Convención, en su capítulo V: ´De la represión de las falsas indicaciones de origen y procedencia geográfica`, atribuye igualmente significación geográfica a la palabra ´procedencia`.

“Con estos y otros antecedentes similares, el Tribunal considera que la ´procedencia a la que se refiere el literal a) del artículo 58 de la Decisión 58, es procedencia de orden geográfico.” (Proceso No. 3-IP-88. G.O. No. 35 de 28 de octubre de 1988).

12.1.1 Procedencia geográfica

En consecuencia, “De conformidad con el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85, no podrán registrarse como marcas asa que indiquen procedencia geográfica de los productos o servicios que amparan y que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre dicha procedencia.” (Proceso No. 3-IP-88. G.O. No. 35 de 28 de octubre de 1988).

12.2 Contrarias a las buenas costumbres y el orden público

“La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resulten perjudicados los factores en la intermediación y circulación de los bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas. Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados donde los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que se les ofrecen.” (Proceso No. 3-IP-88. G.O. No. 35 de 28 de octubre de 1988).

“En efecto, la norma en cuestión tutela el interés general frente a marcas que, en sí mismas consideradas, puedan contrariar la moral o el orden públicos, o sorprender la buena fe de los medios comerciales o del público consumidor, por contener indicaciones falsas capaces de inducir a error. No puede confundirse esta norma con las otras contenidas en el mismo artículo de la Decisión 85 que protege el derecho individual al uso exclusivo de una marca contra posibles usurpaciones por parte de terceros, tales como los literales f) y g), a los cuales se refería el Tribunal más adelante. Ello no obsta, sin embargo, para que eventualmente los engaños calificados a que se refiere el literal a) puedan tener su origen en la confusión de marcas de que tratan los literales f) y g).

“Conviene precisar, en la interpretación de la norma en referencia, que tanto la noción de ´buenas costumbres` como la de ´orden público` deben entenderse en el sentido comparado.” (Proceso No. 4-IP-88. G.O. No. 39 de 24 de enero de 1989).

12.2.1 Buenas costumbres

“Por ´buenas costumbres` debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y la época. Suele tener esta expresión un sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general (Cfr. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 16ª. Edición). Un signo de cualquier tipo, denominativo o figurativo que pueda extenderse como apología o simple propaganda de esta clase de conductas, será entonces irregistrable como marca.” (Proceso No. 4-IP-88. G.O. No. 39 de 24 de enero de 1989).

12.2.2 Orden público

“El ´orden público`, por su parte, se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la Ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por Hauriou como ´el orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación`. Para los hermanos Mazeaud la noción de ´buenas costumbres`, antes mencionada, constituye un aspecto particular del ´orden público`. (Cfr. Cabanellas, ibidem). Son actos contra el ´orden público`, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública o la convivencias social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca industrial o comercial.

“El término ´orden público` también se utiliza en Derecho para calificar aquellas normas positivas que son absolutamente obligatorias, que no pueden ser derogadas por convenio entre los particulares y que no consagran derechos irrenunciables. Pero es evidente que la norma en estudio (art. 58, literal a), se refiere a ´orden público` no en este último sentido sino en el antes señalado.” (Proceso No. 4-IP-88. G.O. No. 39 de 24 de enero de 1989).

12.3 Posibilidad de error o engaño

“También son marcas no registrables, en defensa del interés general, además de las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, las que puedan producir error o engaño en los medios comerciales o entre el público consumidor acerca de ciertos aspectos básicos del correspondiente servicio o producto (naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características y aptitud para el uso), al tenor de la norma en estudio. Esta disposición prohibitiva tiene valor y sentido propios y no engloba por tanto a las otras causales de irregistrabilidad en los demás literales del artículo 58 de la Decisión 85, ni puede confundirse con ellas. Así, la protección legal contra el engaño público calificado como tal no debe identificarse con el engaño simple que pueda resultar de una comparación entre marcas que se prestan a confusión (art. 58, literales f) y g), la que afecta básicamente intereses particulares, así ésta (la confusión) puede conducir a aquel (el engaño público). Las prohibiciones en el literal a) del artículo 58, en consecuencia, no deben confundirse –se repite- con las prohibiciones de que tratan los otros literales del mismo artículo, y bien puede afirmarse, por el contrario, que las primeras se destacan sobre las segundas en el campo axiológico si se consideran los intereses protegidos por unas y otras.

“En el caso de estudio, el posible engaño que alega el demandante, en apoyo de su causa, es el que resultaría de una eventual confusión entre dos marcas similares o parecidas, de que tratan directamente los literales f) y g) del mismo artículo 58, a los que el Tribunal pasa a referirse.” (Proceso No. 4-IP-88. G.O. No. 39 de 24 de enero de 1989).

12.3.1 Signos y marcas confundibles

“Para proteger a los consumidores y también a los propietarios de marcas, el artículo 58 de la Decisión 85 prohíbe el registro de aquellos signos ´que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la amplitud para el uso de los productos o servicios de que se trate` (literal a). Por las mismas razones prohíbe el registro de los signos que puedan confundirse con otros ya registrados, o cuyo registro haya sido solicitado con anterioridad por un tercero o posteriormente con una reivindicación válida del derecho de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase (literal f). Así mismo se prohíbe el registro de las que puedan confundirse con otras ´notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares` (literal g).” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987).

12.4 Denominaciones genéricas en cualquier idioma

“Cuando la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el literal c) de su artículo 58, dispone que ´no podrán ser objeto de registro como marcas ...las denominaciones genéricas en cualquier idioma` se refiere, de acuerdo con el sentido literal de los términos, a nombres de ´conjuntos de seres con caracteres comunes`, o a clases o especies de cosas semejantes entre sí por compartir ciertos caracteres comunes. La razón de ser de la prohibición, que es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya que sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o un servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente.”

“Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho Marcario, la GENERICIDAD de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trata, y no en el vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la ´genericidad` de una denominación desde el punto de vista jurídico. No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias aceptaciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca. El análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización de los vocablos por parte de los empresarios y de público consumidor. Resulta así que una denominación no tiene necesariamente el carácter de genérica, en lo que a marcas se refiere, por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por sí sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar de clase del producto o servicio de que se trata. De allí que la doctrina haya precisado que se está frente a una denominación genérica cuando a la pregunta ´Qué es?` en relación con un producto o servicio, se responde utilizando la denominación genérica. Así, los términos ´silla`, ´mueble`, ´papel`, son genéricas en relación con tales clases de productos.” (Proceso No. 2-IP-87. G.O. No. 49 del 10 de noviembre de 1989).

“Conviene aclarar, en el campo doctrinal, que las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distinta en relación con determinado producto o servicio. Una expresión, utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genética, jurídicamente hablando. En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase. O sea que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca.

“Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que –por supuesto- éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existirá relación alguna con el producto o servicio en referencia. Así ocurre, por ejemplo, con el uso novedoso de ciertos términos en el caso de marcas como ´Familia`, ´Ley`, ´Hidalgos`, ´Universo`, ´Hoy`, ´Comercio`, etc., etc. .

“Un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio.”

“Pero, además de los criterios generales expuestos (genericidad del término), debe tenerse muy en cuenta que el Derecho Marcario, y dentro de él las normas comunitarias que ahora se interpretan, buscan ante todo que en el uso de las marcas existan claridad y que se evite cualquier tipo de confusión que pueda inducir a error a los consumidores (ver Decisión 85, y

en especial sus artículos los 56 y 58, literales a, c, d, f y g). A la luz de este postulado debe analizarse el término ´Oferta` del cual se trata en el presente proceso, y al que se referirá al Tribunal desde el punto de vista conceptual, sin entrar por ello a calificar hecho alguno (Tratado de Creación, artículo 30).” (Proceso No. 2-IP-89. G.O. No. 49 de 10 de noviembre de 1989).

12.4.1 Término “oferta”

“Según el diccionario de la Real Academia, ´oferta` es presentación de mercancías en solicitud de venta`, y ´ofertar`` es ´en el comercio, ofrecer en venta un producto`. No cabe duda de que son vocablos genéricos, gramaticalmente, no de que se refieren a toda clase de mercancías o de productos que estén en el mercado.” (Proceso No. 2-IP-87. G.O. No. 49 de 10 de noviembre de 1989).

“Es cierto que el término ´oferta`, utilizando como marca de una clase de papel, no se confunde con ese producto, ni con ninguno otro, y de allí que tenga, potencialmente, cierta novedad que lo haría admisible como marca, a pesar de ser un vocablo genérico. Pero ocurre que cualquier producto o servicio que esté en el mercado –inclusive, por supuesto, todo tipo de papel- si bien no son oferta, si están en oferta. O sea que aunque el término puede ser distinto materialmente, podría prestarse a confusión desde el punto de vista funcional, que es precisamente el que más interesa al derecho de marcas. Lo mismo ocurrirá con muchos otros términos genéricos y equívocos, que metafóricamente podrían ostentar cierta individualidad que, en principio, los harían aptos como marcas, pero que podrían dar lugar a inevitables confusiones utilizados como sustantivos o verbos comunes, y aplicables por tanto a toda clase de bienes y servicios. Así ocurriría, por ejemplo, con ´demanda`, ´servicio`, ´rebaja`, ´baratillo`, etc., etc.” (Proceso No. 2-IP-89. G.O. No. 49 de 10 de noviembre de 1989).

“En resumen, vocablos como los citados, si bien teóricamente podrían llegar a ser novedosos en su relación concreta con un producto, pueden llegar a ser equívocos y ambiguos dentro del lenguaje que usualmente se utiliza en el mercado. De ser así, resultaría inadmisibles como marcas, de acuerdo con las disposiciones de la Decisión 85 antes citadas.” (Proceso No. 2-IP-89. G.O. No. 49 de 10 de noviembre de 1989).

12.5 Signos idénticos para productos de la misma clase

“El riesgo de confusión puede establecerse a primera vista y con toda certeza si se trata de dos signos idénticos para productos de la misma clase, tal como ocurre en el presente caso según el relato de los hechos que hace el Consejero Ponente. Un signo idéntico, o sea ´completamente igual` a otro ya registrado como marca para productos o servicios de una misma clase o para productos o servicios idénticos o similares si se trata de una marca notoria –no puede cumplir en ningún caso con los requisitos básicos que se exigen para el registro de una marca válida (artículo 56). Un signo idéntico o exactamente igual a otro, con el cual resultaría entonces intercambiable, serviría para establecer una inevitable confusión, inadmisible en el derecho marcario. Tampoco cumpliría, por definición, con los requisitos esenciales de ser distintivo y novedoso.” (Proceso No. 3-IP-90. G.O. No. 71 de 17 de octubre de 1990).