JURISPRUDENCIA ANDINA

XI.13. Oposición al registro y acción de nulidad

“Contribuyen a la defensa y protección del derecho a la marca, la acción de oposición a una solicitud de registro, que puede intentar cualquier persona dentro de treinta días a partir de la fecha de publicación de la solicitud (Decisión 85, arts. 62 y 65), y la acción de nulidad contra el acto administrativo mediante el cual se otorga el certificado de marca, si considera que se ha violado la Ley, o sea en este caso, las normas de la Decisión 85. Decidida la nulidad del certificado, se produce la cancelación del correspondiente registro (art. 76).” (Proceso 1-IP-87. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

XI.14. Registro de marca y protección para una sola clase

“De acuerdo con el artículo 68 de la Decisión 85, ´el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase`. Entonces el derecho a la marca no se extiende a productos que estén clasificados en un grupo distinto del nomenclador o nomenclátor oficial, así se trate de productos que puedan ser considerados similares o análogos. La extensión de este derecho, en consecuencia, está limitada por la clase o categoría oficial y formal y no cubre otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado. Cabe observar, además, que la Decisión 85 únicamente acepta el registro de la marca especial o específica, que puede inscribirse en una sola y determinada clase del nomenclátor (art. 68). No consagra protección alguna para la llamada marca general que suele equivaler a la firma o nombre comercial que podría servir a un fabricante o empresario para identificar todos sus productos, así sean de muy distintos géneros.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

XI.15. Regla de la especialidad

“Esta regla general de la especialidad, como se ha visto, no se aplica en el caso de la marca notoria, la que en virtud de los distintos en el Art. 58, g) de la Decisión 85 está especialmente protegida, más allá de tal límite, contra el riesgo de confusión entre el producto o servicio amparado con la marca y otros productos o servicios ´idénticos o similares`, así éstos tengan una diferente clasificación en el nomenclátor. O sea que la afinidad o similitud a la que se extiende la tutela de la marca notoria siempre que haya sido registrada en el país o en el exterior es fenómeno real y no formal, que tiene en cuenta las características del producto o servicio y no su pertenencia a una determinada clase en la clasificación oficial o nomenclátor. Esta, o sea, ´la clase`, limita entonces la protección que se otorga a la marca que no goza de notoriedad (art. 58, f), pero no la que se brinda a la marca notoriamente conocida. De igual modo, la pertenencia a una misma clase –verdad formal- no sirve para demostrar la similitud –verdad real- entre dos o más productos o servicios. El consumidor, se ha dicho, con gran razón no distingue entre clases sino entre productos.” (Proceso No. 1-IP-87. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

XI.16. Similitud o diversidad real entre productos

“Al apreciar la similitud real entre productos debe tenerse en cuenta, obviamente, el punto de vista del consumidor. El principal criterio para detectarla será entonces el de la finalidad o uso del producto o servicio, el de su aplicación práctica y el de su utilización norma, pues de estos aspectos suelen depender básicamente el posible riesgo de confusión. Productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de prestar una similitud real para el consumidor, el que podrá entonces confundirse y que es lo que se trata de evitar. La naturaleza o la estructura del producto, su composición física o química y aún su misma presentación, tienen sin duda menos influencia que la finalidad, para efecto de establecer similitudes o parecidos. Iguales criterios deberá seguirse para determinar la diversidad real o heterogeneidad entre productos que de por sí permiten una suficiente diferenciación, sin necesidad de acudir a la marca.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).