JURISPRUDENCIA ANDINA

JURISPRUDENCIA ANDINA

Galo Pico Mantilla

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XIV. Política Tecnológica Subregional

“Dada la gran importancia que sin duda tiene este tema, dentro del contexto de la marcada dependencia externa que aflige a los países en vía de desarrollo y que les impide aprovechar mejor sus propios recursos, especialmente en materia de tecnología, el Acuerdo, en su artículo 27, les señaló a la Junta y a la Comisión un plazo hasta el 31 de Diciembre de 1970 para aprobar y someter a la consideración de los Países Miembros un régimen común comprensivo en esta materia, plazo que no fue posible cumplir. Dentro del mismo orden de ideas el Acuerdo les fijó un término de seis meses a los Países para ´adoptar las providencias que fueren necesarias para poner en práctica este régimen`.” (Proceso No. 2-IP-90. G.O. No. 69 de 11 de octubre de 1990).

“La señalada importancia de una regulación común en esta materia ha sido expresamente declarada por el legislador andino de manera enfática y reiterada, como puede verse en los ´considerandos` y ´declaraciones` que hacen parte de las Decisiones 84 y 220, en esta última bajo un nuevo enfoque, como más adelante se verá. Indica la Decisión 84 que ´el mundo contemporáneo se caracteriza por la influencia determinante que la posesión de conocimiento y la capacidad para usarlos tiene en la orientación del desarrollo económico y social y en la posibilidad de los países para actuar autónomamente en la comunidad internacional`. Señalar que ´una situación de acentuada dependencia tecnológica es factor limitante del desarrollo` y que en la Subregión, se ha utilizado en el pasado ´un sistema de protección inadecuado y orientado en tal forma que ha tenido como consecuencia ineficiencias graves y estímulos ratifícales a empresas y factores de producción de origen extranjero`.”

“Considera además el legislador andino que ´se ha llegado a una situación de acentuada dependencia tecnológica debido al contexto general de los factores limitantes del desarrollo`, y que, por consiguiente,`...es indispensable ...coordinar sistemáticamente los esfuerzos encaminados a... la selección, importación, adaptación y asimilación de tecnología extranjera.`

“Estas razones, entre otras, llevan a la declaración solemne de que ´la formulación y adopción de una política subregional de desarrollo tecnológico es indispensable para coadyuvar al logro de los objetivos del proceso de integración y satisfacción de las necesidades del desarrollo económico y social de los Países Miembros` (Decisión 84, punto 1o. De la Declaración).

“Conviene destacar, dentro de los términos propios del presente proceso, que la misma Declaración que acompaña a la Decisión 84 se prevee el gradualismo, en cuanto a la parte programática, cuando se dispone que ´la política subregional de desarrollo tecnológico será ejecutada por los Países Miembros en etapas sucesivas` (2o.). Este método escalonado y progresivo se traslada necesariamente a la correspondiente actividad normativa, la que también se ha cumplido lentamente y por etapas, de suerte que no cabe esperar en ningún caso que las regulaciones iniciales hubieran podido cubrir exhaustivamente, hasta agotarla, toda la extensa y compleja materia de que se trata.” (Proceso No. 2-IP-90. G.O. No. 69 de 11 de octubre de 1990)

XIV. 1 Transferencia de Tecnología

“La transferencia o ´importación` de tecnología extranjera, genéricamente considerada, es asunto que presenta modalidades muy diversas, conexas entre sí en cuanto a sus objetivos y efectos. Puede presentarse en forma directa, por medio de contratos para importar tecnología, y también a través de ´marcas, patentes, licencias y regalías`, según la enumeración simplemente indicativa del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Su regulación resulta además inseparable del tratamiento que se dé a las inversiones extranjeras, y es también, en cierta forma ´importación de capitales`, entendida ésta en sentido lato o general.” (Proceso No. 2-IP-90. G.O. No. 69 de 11 de octubre de 1990).

XIV. 2. Licencias y regalías

“La ´licencia` implica un mecanismo contractual, aplicable por igual a patentes y marcas, que suele beneficiar principalmente al titular de la patente o marca, o sea al ´licenciante`, ya que le permite incrementar su producción de bienes o servicios y ampliar su distribución a nuevos mercados a los que de otro modo no tendría acceso. El contrato de licencia supone el pago por parte del ´licenciatario` de un cánon, regalía o royalty y en él suelen pactarse, en beneficio del titular, cláusulas restrictivas que con frecuencia vienen a afectar la libre competencia tutelada por el Derecho del Mercado.

“Las transacciones internacionales en esta materia pueden revestir muchas formas, como es el caso del ´fransbising`, actualmente en boga en los Estados Unidos, una de cuyas modalidades es el llamado ´package franchise`, que supone técnica y control activo de parte del ´franchisor`. Se prestan estas contrataciones a ofertas capciosas y dan lugar a abusos e irregularidades, en opinión de tratadistas en la materia (ver Carlos Fernández-Novoa, ´Fundamentos de Derecho de Marcas`. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, págs. 378-379).

“El legislador andino, o sea la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se ha ido ocupando paulatinamente de tales modalidades, y es así como en la Declaración que acompaña a la Decisión 84 se afirma que ´debe corregirse la práctica tradicional de comprar tecnología en ´paquetes` cerrados que contienen elementos de valor muy diverso...`.” (Proceso No. 2-IP-90 G.O. No. 69 de 11 de octubre de 1990).

XIV. 3. Normas comunitarias sobre licencia de marcas

“Esta regulación fue expresamente prevista desde el inicio de la integración andina, en virtud del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, al igual que un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y conjuntamente con el tratamiento de otros temas conexos, tales como patentes y regalías.” (Proceso No. 2-IP-90. G.O. No. 69 de 11 de octubre de 1990).

3.1 Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena

“Ordena a los organismos comunitarios competentes que sometan a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre inversiones extranjeras y propiedad industrial, temas en los cuales también se encuentra implícito el de transferencia de tecnología. Alude la norma a ´licencia y regalía`, ´entre otros asuntos, de manera enumerativa, por vía de ejemplo, de suerte que no se trata en modo alguno de una disposición taxativa. Cabe observar que, de este modo, la comunidad se reservó, en principio, la capacidad normativa sobre tales asuntos, Lo cual no implicó, por supuesto, que la competencia legislativa de los Estados Miembros sobre estos mismos temas hubiese sido transferida totalmente y de manera instantánea a los organismos de la integración. Esto, sin embargo, bien podría ocurrir en el supuesto de que la comunidad, hacia el futuro, logre cubrir a través de normas la integración de la materia. Hasta tanto, como es apenas lógico, los Estados Miembros conservan su normal competencia sobre asuntos que aún no hayan sido regulados por la comunidad.” (Proceso No. 2-IP-90 G.O. No. 69 de 11 de octubre de 1990).

3.2 Decisión 84 de la Comisión

“Esta Decisión contienen las ´Bases para una política tecnológica subregional`, título que ya de por sí indica a las claras su carácter programático, amplio y general. Los Considerandos y Declaraciones que preceden a su parte normativa –de extensión poco usual en esta clase de instrumentos- confirman que su naturaleza es más directiva u orientadora que dispositiva o preceptiva.

“El artículo 7 de la Decisión, señalado como norma comunitaria infringida en Colombia por la Ley 81 de 1988, encabeza el Capítulo que trata ´de la importación y asimilación de tecnología`, o sea que no se refiere directamente al tema de los contratos de licencia o de uso de marcas a que se refieren las normas nacionales acusadas en este proceso. Debe admitirse, sin embargo, que el tema de las ´marcas` se relaciona con el de ´transferencia de tecnología`, como se relaciona la especie con el género. Así lo confirma el hecha de que en el Anexo de la Decisión que trata de la ´pauta para la transmisión de información de los Países Miembros a la Junta sobre importación de tecnología`, se indica expresamente que ´la marca` hace parte de las ´modalidades` que han de servir para individualizar los contratos de importación de tecnología. No es exacto, por tanto, que esta norma se refiera ´solamente` a la transferencia de tecnología, como lo afirman los demandantes en este Proceso.

“En cuanto al propio texto del citado artículo 7, cabe observar que su alcance muy general y amplio resulta también de que debe aplicarse ´sin perjuicio de los criterios comunes` que puedan establecerse en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 24, el que se refiere a la evaluación y autorización a que debe someterse se deduce de que los aspectos que puntualiza en sus cinco literales y que deben tenerse en cuenta para evaluar las solicitudes de importación de tecnología, lejos de ser taxativos, se enuncian tan solo por vía de ejemplo, para ser tenidos en cuenta, ´entre otros`.

Finalmente conviene destacar que según el literal c) de esta norma deben tener en cuenta los ´efectos sobre el medio ambiente` cuando se trata de evaluar una solicitud de importación de tecnología, aspecto en el cual coincide con una de las normas acusadas en este proceso (Ley 88 de 1988, artículo 45, parágrafo 2º., literal f), según la cual este mismo aspecto debe ser tenido en cuenta por el Comité de Regalías de Colombia para aprobar o negar los contratos de uso de marcas.” (Proceso No. 2-IP-90. G.O. 69 de 11 de octubre de 1990).

3.3 Decisión 85 de la Comisión

“También fue dictada en desarrollo del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, y contiene el ´reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial`. Los actores la citan de paso en la demanda que da lugar a este proceso (página 5), y su relación con la norma de los contratos de licencia de marca.

“En efecto, la Decisión 85, luego de tratar de los contratos de licencia referente a patentes de invención (Capítulo I, Sección VII), se ocupa de la cesión y transmisión de los registros de marca (Capítulo III, Sección IV), Prevé la Decisión la inscripción de las citadas operaciones, cuando se efectúe ´de acuerdo con la legislación de cada País Miembro`, en la ´oficina nacional competente` (artículo 80) y ordena que todo contrato de licencia de marca sea sometido a la aprobación ´del organismo competente del respectivo País Miembro` (artículo 81). Cabe observar que las normas contenidas en la Decisión 85 sobre licencias, tanto de patentes como de marcas, deben tener efecto general inmediato en virtud de lo dispuesto por su artículo 85.

“Según el artículo 81 de la misma Decisión todo contrato de licencia de marcas debe ser sometido a la aprobación dela ´oficina nacional competente` del respectivo País Miembro, y ´no podrá contener las cláusulas restrictivas señaladas en el artículo 25 de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena`. Estas cláusulas son idénticas a las descritas en el artículo 24 de la Decisión 220, a las que se referirá el Tribunal más adelante.

“Aparte de observar que la norma nacional acusada en este proceso cumple, en cuanto a la competencia y al procedimiento, con los anteriores preceptos, conviene recordar lo ya dicho por este Tribunal en relación con el alcance de la Decisión 85. Dijo el Tribunal a este respecto, en la sentencia antes citada: ´...la legislación nacional o interna ...conserva plena competencia normativa en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación comunitaria`. No debe olvidarse a este respecto que, de conformidad con el artículo 84 de la misma Decisión, los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en ella ´serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros`.” (Proceso No. 2-IP-90). G.O. No. 69 de 11 de octubre de 1990).

3.4 Decisión 220 de la Comisión

“Implicó un viraje fundamental en la política tecnológica subregional, al igual que en tratamiento a los capitales extranjeros, ya empieza por reconocer ´la importancia de contar con el aporte... de la modela tecnología extranjera` para que contribuya al desarrollo económico y social de los países de América Latina, y considera, en consecuencia, ´que la transferencia de tecnologías extrajeras constituyen una contribución necesaria para el desarrollo de los Países Miembros`. El objetivo último de esta política continúa siendo, como en las Decisiones 24 y 84, el de superar la situación de dependencia a fin de obtener, en último término, mejores niveles de vida para los habitantes de la subregión. Pero se preocupa ahora, de acuerdo con la nueva Decisión, propiciar el mayor acceso posible a la tecnología moderna, refinando eso sí los controles en beneficio de las empresas nacionales y de la tecnología autóctona.

“El artículo 18 de esta Decisión –norma comunitaria que se dice infringida- consagrada la obligación de los ´órganos nacionales competentes` de evaluar, para su aprobación, ´todo contrato sobre importación de tecnología y sobre patentes y marcas, y de someterlo a registro, ´cuando fuere el caso`. Los criterios que deben ser tenidos en cuenta para evaluar ´la contribución efectiva de la tecnología importada`, son cualesquiera ´forma específica de cuantificación` de su efecto –las que habrán de ser señaladas lógicamente por la Ley nacional-, al paso que la norma se limita a señalar como ejemplos de criterios aplicables al caso, ´la estimación` de las utilidades probables y el precio de los bienes que se habrán de producir.

“El artículo 24 de la Decisión 220 prohíbe la inclusión de ´cláusulas restrictivas` en los contratos para la explotación de marcas de origen extranjero. El texto de este artículo, que es idéntico al del artículo 25 de la Decisión 24, sustituida por la que ahora se examina, solo da algunos ejemplos de este tipo de cláusulas, que limitan o gravan al licenciatario andino a favor del licenciante extranjero, sin definir en que consiste propiamente la cláusula ´resctrictiva`. Prohíbe las cláusulas ´tales como` las que el artículo indica, en seis numerales, y todas las ´otras de efecto equivalente` (literal f).” (Proceso No. 2-IP-90. G.O. No. 69 de 11 de octubre de 1990).

XIV. 4. Interpretación de la norma nacional

“Su interpretación corresponde exclusivamente al juez nacional de acuerdo con el artículo 30 del Tratado constitutivo de este Tribunal. Este la tiene en cuenta, sin embargo, únicamente en cuanto a su significado material explícito y obvio, como punto de referencia hipotético, y tan solo con el objeto de precisar mejor la interpretación de las normas comunitarias que le ha sido solicitada. Al hacerlo deja constancia de que no pretende interpretar dicha norma puesto que ello le compete exclusivamente al juez nacional. En igual forma procedió este Tribunal en el proceso No. 2-IP-88, antes citado, promovido también por la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia.

“En cuanto al contenido de la norma, ya se ha iniciado el tener en cuenta los ´efectos sobre el medio ambiente` (literal f) como criterio para aprobar o negar los contratos de licencia de marca coincide con lo dispuesto por el artículo 7 de la Decisión 84 para la evaluación de las solicitudes de importación de tecnología, genéricamente considerada. Por lo demás, considerar la posibilidad de que el producto de cuya marca se trate sea producido en el País Miembro (literal b) y tener en cuenta el ´grado de transferencia y asimilación de la tecnología objeto del contrato (literal g), concuerdan con la orientación de los ´criterios comunes que pueden establecerse en virtud del artículo 2 de la Decisión 24`, a los que hace alusión el artículo 7 de la Decisión 84. También coinciden dichos criterios con el objeto de las ´otras formas específicas de cuantificación` a que se refiere el artículo 18 de la Decisión 220, para el caso concreto del examen de contratos de licencia de marcas.” (Proceso No. 2-IP-90. G.O. No. 69 de 11 de octubre de 1990).