JURISPRUDENCIA ANDINA

XII. 6. Examen de la solicitud de patente

“La Decisión 85 prevé dos tipos de exámenes. El primer examen, formal o extrínseco, está previsto en el artículo 14 y cosiste en verifica, en primer lugar, si la solicitud reúne los requisitos exigidos por el artículo 11 y si fue acompañada de los documentos a que se refiere el artículo 12. Igualmente se debe verificar si la solicitud versa ´sobre una sola creación o invento o sobre un grupo de invenciones relacionadas directamente y que constituye una unidad`, como lo pauta el artículo 13. En los únicos casos en que la oficina nacional competente tiene que hacer un juicio de valor es cuando determina si la patente es contraria al orden establecido o a las buenas costumbres, o si afecta al desarrollo económico del País Miembro, o a las personas, productos o grupos de productos cuya patentabilidad esté excluida por el gobierno (art. 5, literales a) y e). El segundo examen está previsto en el artículo 19 y consiste en verificar si la solicitud es patentable, es decir, si el invento reúne las condiciones objetivas de patentabilidad (novedad, aplicación industrial, licitud).

“Cuado la oficina nacional competente procede a efectuar el examen preliminar previsto en el artículo 14 y encuentra que la solicitud no se ajusta a los requerimientos de la Decisión 85 debe formular los reparos del caso ´a fin de que el peticionario presente sus observaciones o complemente los antecedentes`, como dispone el artículo 15. Dos son las facultades atribuidas a la oficina nacional competente cuando formula un reparto: a) solicitar aclaraciones o ampliaciones o que se subsanen las omisiones observadas en la solicitud; y b) pedir que se envíen los antecedentes que se omitieron. La oficina nacional competente no puede hacer juicios de valor sobre la documentación presentada ya que esa valoración debe hacerse después de publicada la solicitud y antes de efectuar el segundo examen.

“En efecto, el último aparte del artículo 15 establece el principio general de que ´la descripción, las reivindicaciones y planos o dibujos no pueden ser modificados` a menos que, como consecuencia de los repartos formulados a la solicitud, haya necesidad de modificarlos para ´remediar las objeciones señaladas por la oficina respectiva`. En cambio, cuando la oficina nacional competente procede a efectuar el examen definitivo previsto en el artículo 19, realiza un juicio de valor sobre las condiciones de patentabilidad de la invención. Y según este juicio sea favorable o desfavorable concederá o negará la patente. Pero antes de proceder a efectuar este segundo examen, la oficinal nacional competente debe examinar la descripción, las reivindicaciones y los planos y dibujos y hacer al peticionario las observaciones que correspondan.” (Proceso No. 6-IP-89. G.O. No. 50 de 17 de noviembre de 1989).

“El examen preliminar previsto en el artículo 14 de la Decisión no prejuzga sobre los resultados del examen definitivo de que trata el artículo 19. El hecho de que la oficina nacional competente no hay formulado reparos a la solicitud de patente o que éstos hayan sido respondidos o aclarados y que se hayan completado los antecedentes no significa que la patente tenga que ser concedida. En este primer examen, la oficina nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los documentos que se han adjuntado a la solicitud. Su facultad se limita a verificar si los documentos indicados en el artículo 12 fueron presentados junto con la solicitud. El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones. Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre los novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que la determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente. Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tiene derecho.” (Proceso No. 6-IP-89 G.O. No. 50 de 17 de noviembre de 1989).

6.1 Observaciones

“El artículo 17 de la Decisión 85 permite que cualquier persona presente ´observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención`. Si cualquier persona puede hacer observaciones, con mayor razón puede hacerlo la oficina nacional competente, dependencia administrativa que tiene a su cargo el examen previo de las patentes, el cual exige un análisis intrínseco de las normas sobre la novedad, aplicación industrial y licitud a fin de determinar la existencia real de la invención y la procedencia de la patente.” (Proceso No. 6-IP-89. G.O. No. 50 de 17 de noviembre de 1989).

6.2 Oposición administrativa o judicial

“Se debe observar que el artículo 7 de la Decisión prevé la sustracción de una invención o el incumplimiento de una obligación contractual o legal que perjudique al inventor o a un tercero. En estos casos, el verdadero titular del derecho puede oponerse, en vía administrativa, a que se conceda la patente solicitada. También puede hacerlo, en vía judicial, si el interesado no hubiera alegado su derecho en vía administrativa. Las oposiciones, conforme al citado artículo, deberán ser resueltas por el órgano jurisdiccional competente.” (Proceso No. 6-IP-89 No. 50 de 17 de noviembre de 1989).

6.3 Informes técnicos, procedimiento interno

“También se la ha solicitado al Tribunal, en el presente proceso, la interpretación prejudicial del artículo 22 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo con el cual las oficinas nacionales competentes pueden ´requerir el informe de expertos o centros científicos y tecnológicos que consideren idóneos para que emitan una opinión sobre la novedad y la aplicación industrial de una invención`, cuya solicitud de patente se encuentre en trámite. El apoderado de la parte demandante en este proceso sostiene que dicha norma fue violada ya que en el quinto párrafo de los considerados de la Resolución No. 04754 de 12 de septiembre de 1983, del Superintendente de Industrias y Comercio, cuya nulidad se impetra, se citan conceptos emitidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Agricultura y la Academia Colombiana de la Lengua, ´para apoyar la afirmación del Examinador según la cual los compuestos y agentes herbicidas de las reivindicaciones 1 a 13 y 16 a 27 son composiciones farmacéuticas no patentables` (folio 84 del Proceso No. 508).

“El artículo 22 de la Decisión 85 se refiere ciertamente tan solo a opiniones de expertos o de centros científicos y tecnológicos, ´sbre la novedad y la aplicación industrial de la invención`, que la oficina nacional competente puede requerir. Esta norma, al igual que la inmediatamente anterior en la Decisión 85 (el artículo 21), el cual se refiere a ´exámenes completos sobre el estado de la técnica que puedan afectar la patentabilidad de las invenciones en determinados sectores de la industria`, que el País Miembro puede decidir que se verifique, consagra una facultad potestativa en atención a la dificultad y complejidad de los mencionados problemas técnicos, que la oficina nacional competente debe resolver dentro del trámite de las solicitudes de patente.

“Estas precisiones del ordenamiento comunitario, a juicio del Tribunal, sirven de orientación y ejemplo, pero no equivalen a facultades taxativamente establecidos, de las cuales pueda deducirse, a contrario sensu, que se prohíba a la oficina nacional competente, en el trámite de las solicitudes de patente, que acuda a dictámenes, conceptos, peritajes o a otros exámenes o estudios especiales acerca de los muchos otros aspectos técnicos que el examen de una solicitud de patente puede suscitar. En efecto, debe entenderse que es norma general implícita que cada País Miembro es libre para organizar y disponer de la mejor manera posible, a su criterio, el trámite interno que debe darse a una solicitud de patente, incluyendo por supuesto la organización administrativa, la asignación de funciones y el régimen probatorio interno, siempre que, de otra parte, se respeten los derechos y se cumplan las obligaciones estatuidas en la Decisión 85. En este campo del procedimiento interno, en consecuencia, no puede afirmarse que esté prohibido todo aquello que no esté expresamente establecido en la norma comunitaria.” (Proceso No. 7-IP-89. G.O No. 53 de 18 de diciembre de 1989).