JURISPRUDENCIA ANDINA

XI.6. Clases de marca según su naturaleza y uso

“En atención a la naturaleza o estructura del símbolo utilizado como marca, ésta puede ser denominativa, gráfica o mixta. La marca denominativa –que es la que en el presente caso interesa- ésta compuesta por varias letras que constituyen en conjunto pronunciable, tenga o no significado. También existen las marcas gráficas (signos visuales), las mixtas (gráficas denominativas) y las llamadas marcas ´tridimensionales` como la marca- envase.

“En atención al uso, el cual tiene especial significación jurídica –tanto que según algunos sistemas es factor constitutivo del derecho de la marca-, las marcas pueden llegar a ser ´intensamente usadas’ género del cual especies la marca ´notoria` -de especial relevancia en el caso que se analiza- y la marca ´renombrada`, que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. 28 de 15 de febrero de 1987).

XI.7. Marca notoria

“Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca ´renombrada`, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decidirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 febrero de 1988).

“Tiene especial interés en este proceso la noción de ´marca notoria`, ya que ella está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de ´la clase` de producto o servicio o ´regla de especialidad`, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior. En efecto, el literal f) del art. 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registrada o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con ´productos o servicios comprendidos en una misma clase`. El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la ´marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior`, en relación con ´productos o servicios idénticos o similares`, no necesariamente de la misma ´clase`, o sea más allá de los límites que establece la ´regla de la especialidad`.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

7.1 Para consumidores locales

“En la interpretación de estas normas, considera el Tribunal que, en cuanto a las personas que han de tener conocimientos de una determinada marca para que a ella se le otorga la calidad de ´notoria` y la consiguiente protección ampliada, basta que se trata del grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto. Tiene muy en cuenta el Tribunal, al adoptar los anteriores criterios, que el régimen de marcas en la Subregión Andina está sometido a la regulación interna que establezca cada uno de los Países Miembros, aunque sin perjuicio, claro está, de la aplicación preferente del derecho comunitario. Además, la misma Decisión 85 reconoce tal hecho, como se observa, por ejemplo, en la alusión que hace al ´lenguaje corriente y a las costumbres comerciales` en cada país (art. 58, d), y en remisión a las oficinas nacionales competentes en cuanto a los procedimientos de registro (Capítulo III, Sección I).” (Protección No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988)

7.2 Protección especial, para productos idénticos o similares

“Conviene precisar, en esta oportunidad, que la protección especial a la marca notoria, con ser más amplia que la que se otorga a la marca común, tiene también límites precisos de conformidad con la Decisión 85. En efecto, el literal g) del artículo 58 concede tal protección frente a otras marcas confundibles únicamente si se trata de ´productos o servicios idénticos o similares` a los que la marca notoria ampara. O sea que la protección sólo se aplica frente a marcas de productos análogos, parecidos, equivalentes o semejantes. ´Similar`, según el ´Diccionario de Uso del Español` de María Moliner (Editorial Gredos, Madrid, 1986), ´se dice de lo que tiene algunos aspectos o partes iguales que los de otra cosa con los que se compara`. La similitud de que habla la norma se refiere a los productos, no a las marcas, o sea que la protección especial de la marca notoria no procede frente a marcas de productos disímiles, diversos o diferentes a los protegidos por aquella.” (Proceso No. 3-IP-88. G.O. 35 de 28 de octubre de 1988).

“Conviene advertir, de otro lado que, ´a contrario sensu`, la tutela especial a la marca notoria no se extiende a productos diferentes o dispares, entre los cuales no quepa una convergencia competitiva, así se encuentren en la misma clase. Si los productos, que de por sí, se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del consumidor no se requiere, por supuesto, que los distinga una marca. De no ser así, el derecho de marca resultaría prácticamente ilimitado, con todas las perturbaciones en la regulación del comercio que ello lógicamente implicaría.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

7.3 Protección general, para productos de una misma clase

“Para la correcta interpretación de esta norma, -´productos o servicios comprendidos en una misma clase`- debe tenerse en cuenta que por ´hecho notorio` debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas en un lugar y en un momento determinado. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede que se trate de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una ´notoriamente conocida y registrada en el exterior`, así no cuente con un registro nacional válido.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

“La marca con un registro nacional, entonces, tiene derecho a que se la proteja del riesgo de confusión con otras marcas, para los productos o servicios comprendidos “en una misma clase”. Igual protección tienen las marcas solicitadas con anterioridad y las reivindicadas posteriormente. La marca notoria, que además cuente con el registro en el país o en el exterior –en cambio- goza de una protección más amplia, que extiende a “productos o servicios idénticos o similares” (no necesariamente de una misma clase), en virtud del literal g) del citado art. 58.” (Proceso No. 3-IP-88. G.O. No. 35 de 28 de octubre de 1988).