3.2.2 Examen del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid

Constituye una preocupación en el seno de la Unión de Madrid la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios, ya que ante la exigencia de tasas individuales han de ofrecerse garantías a los usuarios, de lo contrario los beneficios quedarían en tela de juicio.

Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre el Sistema de Madrid de la OMPI en su segunda reunión propuso, conjuntamente con la derogación de la cláusula de salvaguardia, dos tipos de medidas: las primeras estaban encaminadas a velar porque el nivel de servicios que prestan las oficinas de las partes contratantes del Protocolo este en sintonía con las tasas individuales que se cobran y la duración del plazo de denegación aplicable, y las segundas estaban dirigidas a establecer criterios más precisos y niveles máximos que deben aplicar las partes contratantes del Protocolo al fijar los importes de las tasas individuales. A partir de lo antes referido fueron analizados los siguientes aspectos:

Primer Punto

Consideraciones del Departamento de Marcas y Otros Signos distintivos

a) La notificación de declaraciones de concesión de protección.

La notificación de declaraciones de concesión de protección en virtud de la Regla 17.6) del Reglamento Común, no ha sido ampliamente acogida por los países que forman parte del Protocolo; su objetivo radica en brindar a los usuarios información anticipada sobre el estado de su solicitud de registro. En aquellas oficinas donde el examen se realiza en los primeros meses del plazo del año o se realiza de oficio con atención sólo a prohibiciones absolutas -no así las relativas- es aplicable tal Regla sin acarrear ingentes esfuerzos, a contrario sensu de lo que sucedería en la OCPI, ya que en este caso el examen se realiza en los últimos meses del período del año y resulta complejo al abarcar todo tipo de prohibiciones, siendo este el motivo por el cual la Oficina se inclina hacia la posición de mantener la concesión como una consecuencia del principio de concesión tácita.

Dicha posición encuentra su fundamento en la operatividad del sistema y la rapidez en la conclusión de los exámenes para cumplir con el plazo de denegación en tiempo y forma. La emisión de una declaración de este tipo implicaría la elaboración de aproximadamente 120 declaraciones de concesiones mensuales, en español o francés en dos copias. Esta situación se traduce en un gasto de material no previsto, así como la inversión de tiempo por parte del personal de la Oficina, lo que atentaría en definitiva contra el cumplimiento de los plazos de denegación.

A todo lo anterior se suma la asunción en el año 2005 de los segundos pagos de la tasa individual que supuso gastos adicionales de materiales y tiempo en la elaboración de dichas notificaciones.

Pese a lo expuesto hasta aquí, no existen inconvenientes en el orden técnico - Iegal en Cuba para la adopción de esta regla. Esto se debe a la existencia en el Decreto-Ley 203 del Informe Conclusivo para cada solicitud de marca, con independencia de la decisión definitiva en relación con la concesión o no del registro de la marca.

b) Notificación de información previa solicitud de los solicitantes.

En el sistema de registro de marcas en Cuba existen determinadas variantes para informar al solicitante previamente a la concesión o no de un registro. La primera de ellas es la búsqueda especial, servicio que cuesta 100 pesos en moneda libremente convertible, mediante el cual es posible acceder a un registro específico, un titular, un país, una clase, o una combinación de estos u otros elementos.

Otra variante son las certificaciones, las cuales contienen al detalle todo lo relacionado con el registro internacional. Tal servicio es brindado por la Oficina previo pago de una tarifa .

Constituye otra posibilidad la información que se brinda a los agentes oficiales sobre el estado de la solicitud internacional con posterioridad a un rechazo provisional, ya sea por carta, teléfono o correo electrónico. Tal información se limita al estado del expediente.

La consulta de expedientes, es otra de las opciones que tiene el solicitante en este sentido, para lo cual se requiere de la figura de los agentes oficiales, según lo refrendado en el artículo 8.3 del Decreto-Ley 203 .

c) Acceso gratuito por Internet a información sobre la fase en la que se encuentre una designación concreta realizada ante la oficina nacional de que se trate.

El Boletín Oficial de la Propiedad Industrial es el único instrumento del que dispone la OCPI para ofrecer a través de Internet información en relación con los registros internacionales . En este Boletín se publica una referencia de las solicitudes de registro internacional, a saber, el número de solicitud, la denominación y número de Gaceta OMPI en que se publicaron los datos de ese registro internacional a fin de facilitar el proceso de oposiciones y observaciones en cuanto al plazo para presentar este tipo de escrito.

En lo que respecta a la publicación de otras fases de la tramitación los inconvenientes serían varios, problemas en la base de datos SIAMO de marcas internacionales al carecer de un seguimiento administrativo adecuado y la falta de actualización de los registros de mayor tiempo, a lo que hay que añadir la lentitud en la conexión dado el poco ancho de banda, el poco personal y el empleo de tiempo adicional.

Fuera de esta posibilidad, la información sobre el estado de los registros internacionales en Cuba no se encuentra disponible por parte de OCPI en ningún formato. A través de los medios electrónicos de que dispone la OMPI puede obtenerse información siempre y cuando la marca ya esté concedida, después del plazo del año y también si es objeto de rechazo provisional o resolución definitiva.

Se trata con esta propuesta que los servicios antes referidos sean tenidos en cuenta como opciones. En opinión de los especialistas de la OCPI con sólo brindar uno de ellos se exime de la obligación de brindar otros, pero no constituye a nuestro juicio una verdadera opción, se pierde así el sentido de lo que pretende la Organización Mundial, en tanto no existe la posibilidad de escoger, sólo de acoger la única vía existente que es la segunda de las antes mencionadas.

d) Medidas relativas a la fijación del importe de las tasas individuales .

La atención en este sentido estará dirigida, por parte de la OCPI, a las propuestas de disminución de las tasas individuales, en tanto el examen que se realiza es ex officio para todas las prohibiciones, cuestión que permite el mantenimiento de la tasa alta con los niveles máximos o de reducción mínima de la tasa individual .

Segundo Punto

El otro punto de discusión fue el relativo a si “las medidas mencionadas se aplicarían a las partes contratantes que ya hayan formulado declaraciones relativas al plazo de denegación y las tasas individuales y en caso afirmativo, cómo proceder. A ese respecto, el Grupo de Trabajo puede optar por varias soluciones, que van desde la aplicación inmediata al aplazamiento de la aplicación, pasando por la sencilla opción de no aplicar esas medidas a esas partes contratantes .”

No le fue posible a la OCPI pronunciarse en este sentido pues aun no se conocen las posibles medidas a aplicar en cuanto a las tasas individuales, aunque una aplicación inmediata a todas las partes -hayan hecho o no la declaración del Artículo 8.7- sería lo más equitativo, al tener cuenta que una declaración de este tipo puede hacerse en cualquier momento. Un aplazamiento de la aplicación favorecería a los países afectados y permitiría ajustarse a los cambios además de tributar a la uniformidad del tratamiento del tema. La no aplicación de tales medidas a las partes que ya han efectuado la declaración siempre resultará ventajoso, pero provocaría un trato diferenciado.

Tercer Punto

En cuanto al mecanismo jurídico necesario para que surtan efectos las medidas contempladas en la Propuesta se analizarán las siguientes opciones:

a) Modificar el Protocolo. Si se opta por proceder a la aplicación por medio de una modificación del Protocolo, dicha modificación exigirá la celebración de una conferencia diplomática.

b) Una declaración voluntaria realizada por las partes contratantes,

c) Una decisión de la Asamblea en la que se formule una recomendación dirigida a las partes contratantes,

d) La adopción por la Asamblea de una declaración interpretativa,

e) Una modificación del Reglamento Común.

El fin último de estas opciones es la aplicación de lo acordado en cuanto a las medidas propuestas, de ahí que por la magnitud y complejidad que conlleva la modificación de un tratado multilateral, la Oficina consideró que la vía de la conferencia diplomática no resulta idónea, no siendo así en el caso de las dos últimas, aun cuando no sean la de mayor carácter vinculante

En lo que respecta a la modificación del Reglamento, resulta menos compleja su modificación que la del tratado en sí mismo, ya que al contar con la incorporación de las medidas acordadas, sólo quedaba que las partes acataran la obligación de hacerlas efectivas.

Cuarto Punto

“En cuanto a otras cuestiones a examinar se propone tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) La abrogación o revisión del artículo 9sexies del Protocolo,

b) Consiguientes enmiendas del Reglamento Común,

c) Disposiciones transitorias”

Conforme al artículo 9sexies, cualquiera de las dos opciones resulta procedente, pues el efecto sería el mismo y contribuiría en definitiva a garantizar la seguridad jurídica. Resulta más prudente que se apliquen las disposiciones del Protocolo en esos casos y no que desaparezca por completo cualquier alusión al respecto.

La segunda cuestión se refiere a la modificación de las reglas que dependen o se relacionan con la cláusula de salvaguardia, si se aprueba su derogación o restricción de alcance.

La importancia del inciso c) está relacionada con la inclusión de la regulación del momento en que las designaciones que hasta ese instante se regían por el Arreglo pasen a hacerlo por el Protocolo y debe fijarse una fecha para esa conversión.

“Los únicos efectos que tendría la conversión de designaciones de las partes contratantes serían los siguientes :

a) en lo que respecta a la renovación, y en la medida en que la Parte Contratante de que se trate haya efectuado la declaración contemplada en el artículo 8. 7) del Protocolo, habrán de pagarse tasas individuales en lugar de tasas estándar,

b) las peticiones de inscripción de cancelaciones o renuncias en relación con dicha designación podrán presentarse directamente a la Oficina Internacional, y

c) si las circunstancias lo permiten, esas designaciones podrán beneficiarse de la posibilidad de transformación que se contempla exclusivamente en el Protocolo”.

Se trata de resultados esperados que se derivan de la derogación de la cláusula de salvaguardia, los dos últimos son posibilidades que brinda el Protocolo y no el Arreglo y de las cuales puede beneficiarse un registro. En el primer caso supondría un gasto adicional para el titular al renovar ese registro. Sin embargo, esto que en principio pudiera parecer una desventaja, se compensa con los beneficios que se derivarían de la derogación de la antes mencionada cláusula.

“En lo que respecta a las solicitudes internacionales, designaciones posteriores y peticiones de inscripción de renuncias y cancelaciones pendientes en la fecha de entrada en vigor de la derogación y a los fines de la certidumbre, sería recomendable estipular que continúe su tramitación conforme al régimen aplicable en la fecha en que hayan sido presentadas o se considere que hayan sido presentadas” .

El tránsito no traumático en cuanto a los trámites pendientes constituye una ventaja no sólo para los usuarios sino también para las oficinas, al mantenerse un orden lógico y justo según las tasas pagadas y los plazos de denegación en que fueron solicitadas bajo las normas del Arreglo. En aras de dar cumplimiento a lo anterior ha de tenerse en cuenta la no aplicación de los efectos de tasas individuales hasta el momento en que proceda la renovación.

Quinto Punto

La adopción del español como idioma de trabajo es acogida en su sentido más positivo. El uso del idioma español para todos los registros y trámites con independencia del tipo de solicitud facilita el trabajo de los especialistas de la Oficina.

Punto Conclusivo

“Como resumen de este documento se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo que antecede; en particular, a indicar i) si debe recomendarse una derogación de la cláusula de salvaguardia, acompañada de las medidas que se contemplan en la Propuesta, a los fines de ser aprobada por la Asamblea” .

Para Cuba resulta ventajoso en todos sus puntos la derogación de la Cláusula de Salvaguardia, la aplicación del Protocolo en todo los casos donde exista un vínculo con el mismo dota al sistema de flexibilidad, lo que se traduce en el grupo de ventajas que antes eran aplicadas a un grupo reducido de países y que ahora irradiarán sus efectos a un número mayor de solicitudes de registro internacional.

A tenor del número de países que son miembros de ambos tratados, el uso del Arreglo quedaría prácticamente en desuso por el pequeño grupo de países miembros.

Las medidas contenidas en la Propuesta constituyen un incentivo para que los países opten por la derogación de la cláusula, motivo que justifica el apoyo por parte de la Oficina.

“ii) qué recomendaciones específicas formularía en relación con dichas medidas, en particular, en relación con las cuestiones planteadas en el párrafo 22 del presente documento, y”

En relación con el nivel de los servicios prestados, resulta conveniente para la Oficina la de "notificación de información previa solicitud de los solicitantes". Aunque puede ser susceptible de estudio el hecho de valorar la suficiencia de las vías existentes para así optar por las más idóneas, teniendo además como referencia el proceder de otras oficinas.

Actualmente la información que puede ser brindada es la referente al estado del expediente, por lo que no se requiere un examen complejo, se trata de una búsqueda en base o en físico del registro internacional de que se trate. A los efectos pudiera crearse un modelo sencillo para ofrecer esta información, valiéndose de las vías existes de comunicación.

En lo referido a las tasas, la propuesta de la Oficina es continuar el debate sobre el establecimiento de niveles máximos en aras de obtener una propuesta más precisa. En este sentido, desde el año 2004 se hizo una declaración en virtud del Artículo 8.7) y se fijó la tasa individual, pagadera en dos plazos, tomando como base que el examen que realiza la OCPI de las prohibiciones absolutas y relativas es de oficio, razones que respaldan una tasa individual de nivel máximo.

“iii) si la Oficina Internacional debe tomar las disposiciones necesarias a los fines de que la Asamblea apruebe la exhaustiva propuesta mencionada en los párrafos 30 y 31 del presente documento, incluidos, en particular, proyectos de disposiciones transitorias que reflejen el enfoque expuesto en los párrafos 36 a 42 del presente documento” .

La posición de la OCPI es apoyar todo lo que tribute a la derogación de la cláusula de salvaguardia velando que todos los aspectos sensibles y vulnerables queden cubiertos.

La declaración del artículo 5.2 b)

La declaración del artículo 5.2 b) no ha sido acogida por Cuba, de ahí que el examen ostente la duración de un año, en consonancia con los exámenes de las solicitudes que no provienen de la Oficina Internacional y con la legislación nacional . En situación similar se encuentra el art 5.2 c) ya que la realización de oposiciones no es posterior al examen sustantivo sino que es parte integrante del mismo.

La presentación de oposiciones motiva el rechazo provisional de la solicitud y el traslado al solicitante de la marca del escrito interpuesto, todo lo cual tiene lugar dentro del plazo de un año, por tanto no hay afectación al procedimiento seguido por la Oficina Cubana conforme establecen los artículos 23 y 24 del Decreto-Ley 203.

Otras ventajas que se derivan de la derogación de la cláusula

En lo que respecta a la revisión de la cláusula de salvaguardia, el punto tres está relacionado con las cuestiones objeto de afectación, a saber:

 el plazo para notificar

 las tasas individuales

 la petición de transformar un registro internacional en nacional

 la base para presentar solicitud internacional

 la cuestión del criterio en cascada

 la presentación ante la oficina internacional de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de cancelaciones y renuncias.

La derogación de la cláusula posibilita al empresario elegir el punto de conexión más ventajoso con los países miembros al momento de presentar su solicitud, ya sea el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad; lo que descongestiona el trabajo de la Oficina al no tener que ocuparse de la verificación de este principio.

En lo relativo a las designaciones posteriores, peticiones de inscripción de cancelaciones y renuncias, al prevalecer el Protocolo, los titulares podrán realizar estos trámites por sí o a través de las administraciones nacionales, reduciendo de esta manera el ámbito de intervención de las oficinas y dotando a los titulares de una mayor libertad.

Con ello se verían afectados los siguientes aspectos del Reglamento:

- la dirección del mandatario -siendo beneficioso que pudiera estar domiciliado en cualquier parte contratante.

- el uso del idioma español dotaría los trámites de mayor celeridad y calidad.

- el tratamiento de las irregularidades cuando afectan las fechas. Cuando se recibe una aviso por una irregularidad de fecha (regla 15.1 a), en la medida en que la Oficina Internacional reciba la corrección de la irregularidad en cuestión, dentro del plazo de 2 meses de que dispone la oficina de origen para enviar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, la fecha del registro internacional seguirá siendo la fecha en que la oficina de origen recibió la solicitud internacional. Esto constituye una excepción no ventajosa para el solicitante pues excluye la posibilidad de servirse de la fecha de recepción por la oficina de origen, aun cuando en la mayoría de los casos sea difícil cumplir la condición exigida por el breve tiempo para contestar el aviso.

Consideraciones de los agentes oficiales cubanos sobre el Examen del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid

El plazo del examen para la denegación resulta muy amplio en virtud del Protocolo, el término de 12 meses resulta más ventajoso, a lo que se suma el hecho de la imposibilidad de la Oficina Cubana de cumplir en un plazo menor dado el cúmulo de trabajo existente.

Consideraciones de los usuarios sobre el Examen del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid

Para este grupo la idea de mejorar los servicios es bien acogida pero no sucede así con la prolongación de los plazos de denegación, ya que siempre apuestan por una disminución de los mismos.