JURISPRUDENCIA ANDINA

XI.9. Marcas no usadas, defensivas y de reserva

“De otra parte, entre las marcas ´no usadas`, la doctrina incluye la llamada ´marca defensiva` y la ´marca de reserva`, tipos de marca que se consideran anómalos y de vida efímera. La ´defensiva` es la que se registra no para usarla sino tan sólo para crear un ámbito de protección a otra marca, ´la principal`, con el fin de prevenir posibilidades de confusión, especialmente si se teme que existan criterios oficiales excesivamente tolerantes al apreciar ese riesgo. Lo que lleva a crear, mediante registros artificios, verdaderas ´constelaciones` de marcas defensivas o ´satélites`, de pura protección, que de ordinario presentan ciertas afinidades y analogías cuidadosamente calculadas con la marca principal que se intenta defender. La marca de ´reserva`, que el empresario calcula poder utilizar en un futuro, es también ´marca no usada` según la doctrina. Esta noción doctrinal no parece aplicable en el presente caso, hasta donde llega la información de que dispone el Tribunal, mientras que las nociones igualmente doctrinales de ´marca renombrada` y de ´marca defensiva`, podrían tener eventualmente alguna significación.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

XI.10. Procedimiento de registro

“El procedimiento del registro de una marca, regulado por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe cumplirse ante la ´oficina nacional competente` la que debe recibir la correspondiente solicitud (artículo 60), proceder a examinar si cumple los requisitos legales y reglamentos (artículo 62), formular las observaciones del caso (artículo 63), decidir su rechazo (artículo 64), tramitar las oposiciones que puedan presentarse (artículo 66), expedir el certificado de registro (artículo 67) y ordenar su publicación (artículo 71).” (Proceso No. 3-IP-90. G.O. No. 70 de 15 de octubre de 1990).

“Según el régimen marcario adoptado por la Decisión 85, el registro es constitutivo del derecho exclusivo y preferente a una marca (artículo 72) y no simplemente declarativo. De allí su especial importancia en el derecho andino, el procedimiento de registro está regulado en el Capítulo III, Sección II de la Decisión 85. Hecha la solicitud, si la oficina nacional competente la encuentra completa y ajustada a derecho, procede a expedir el correspondiente certificado y a publicar su extracto en el órgano de publicidad que determine la Ley interna (art. 65).”

“En conclusión, la oficina nacional competente, cumplido a cabalidad el procedimiento previsto por la Decisión 85, sólo puede negarse al registro de una marca cuando se ha incumplido alguno de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85 como ya se ha indicado. Entre estos requisitos se encuentra el de que el signo que distinga la marca sea novedoso y suficiente distintivo. De allí que la autoridad encargada de este servicio público puede negarse a registrar una marca cuando ella sea confundible con otra marca ya registrada, con una en proceso de registro, con una que haya sido objeto de reivindicación válida o con una notoriamente conocida y registrada en el exterior. Por registro ´en el exterior` debe entenderse el que se haya hecho en cualquier país y no sólo en un País Miembro del Pacto Andino. Después de registrada la marca, el registro puede ser cancelado, de oficio o a solicitud de parte, cuando la oficina nacional competente verifique que fue expedido en contravención a lo dispuesto en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 (art. 76).” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

“Asimismo, dentro del procedimiento de registro de marca estatuido por los artículos 62 a 68 de la citada Decisión, el señalamiento de ´requisitos legales y reglamentarios` (artículo 62), las notificaciones y señalamientos de audiencias (artículo 63 y 46), la publicación del extracto (artículo 65) y las certificación del registro correspondiente (artículo 67), son situaciones que deben ser reguladas en un campo puramente fáctico de parte de los funcionarios nacionales competentes. Obsérvese además que el artículo 66 ibidem dispone expresamente que las oposiciones al registro de marca que se presenten ante la oficina nacional competente deben ser tramitadas ´de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro`.” (Proceso No. 4-IP-89. G.O. No. 66 de 4 de junio de 1990).

10.1 Solicitudes de registro

“El Tribunal al referirse a las solicitudes de registro de marca, a los requisitos indispensables para su trámite, y al procedimiento para el registro, ya analizó el contenido del artículo 60 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los términos que en esta oportunidad confirma:

´En efecto, es cierto que el artículo 60 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena exige que toda solicitud de registro de marca debe contener ´la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar` (literal c), y que según el artículo 61 ibidem dicha solicitud debe estar acompañada del ´comprobante de pago de los derechos fiscales correspondientes` (literal a), de ´los poderes que fueren necesarios` (literal b) y de ´los documentos que acrediten... la representación de la persona jurídica solicitante` (literal c). Sin embargo, la precisión con que se ha de describir la marca constituye una circunstancia fáctica que debe ser apreciada por el juez nacional, al igual que el pago de los derechos fiscales y la acreditación de los poderes necesarios, asuntos estos que, además, han de regularse exclusivamente por el derecho nacional o interno’. “ (Proceso Nº 3-IP-90. G.O. Nº70 de 15 de octubre de 1990)

10.2 Derecho de prioridad

“El artículo 73 de la Decisión 85 dispone que la ´admision de la solicitud de registro de una marca en un País Miembro otorgará al peticionario un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro del mismo, pueda solicitar el registro en los otros Países Miembros`. Esta norma consagra el llamado derecho de prioridad que el Acuerdo de Cartagena concede a quien registra una marca en un País Miembro. A quien se le haya admitido una solicitud de registro en un País Miembro, en consecuencia, le corresponde el derecho de prioridad en otro País Miembro, dentro de los seis meses siguientes al primer registro. Así lo dispone el literal f) del art. 58 de la Decisión cuando prohíbe que se registre una marca que sea confundible con otra que haya sido válidamente reivindicada con posterioridad. También lo contempla así el artículo 76 de la misma Decisión cuando ordena a la oficina nacional competente que cancele, de oficio o a solicitud de parte, el registro de una marca cuando verifique que se ha hecho desconociendo el derecho de prioridad.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

XI.11. Requisitos para el registro y causales para cancelación

“En cuanto a los requisitos para que deba aceptarse el registro de una marca y a las causales para su cancelación, está claro que deben ser únicamente aquellos que señalan la Decisión 85. A este respecto, no le está permitido a la legislación nacional el señalamiento de requisitos o causales distintos, pues éste es un asunto que ya está íntegramente regulado por el derecho comunitario el que ha de prevalecer en todo caso. Si ello ocurre, no se trataría simplemente de normas complementarias o de desarrollo libradas a la competencia de la legislación nacional, sino de una regulación sustancial que, en cuanto modifique, agregue o suprima requisitos para aceptar o cancelar un registro de marca, haría imposible la existencia de un derecho comunitario único, uniforme y homogéneo, conforme antes se indicó.

“En consecuencia, en el supuesto de que la Ley nacional a la que se refiere la consulta invada en realidad la órbita que ya es de la exclusiva competencia de derecho integracionista, añadiendo requisitos o causales, habría que concluir que resultaría contraria a la norma comunitaria y por ende inaplicable. Sin embargo, observando con cuidado el texto del literal a) del artículo 58 de la Decisión 85, se deduce con claridad que la oficina nacional competente tiene facultad para rechazar el registro de una marca que ´puede engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre... las características o la aptitud para el uso de los productos de que se trate`. De igual modo el artículo 46 de la citada Decisión ordena la cancelación, así sea de oficio, de un registro de marca cuando la oficina nacional competente verifique el incumplimiento de los requisitos que establece el artículo 58 antes citado.

“Las anteriores consideraciones resultan válidas para toda clase de productos, incluyendo los farmacéuticos. Pero si esta clase de productos, de significación especial para la salud y la vida de las personas, se considera específicamente, resulta evidente la necesidad de un control adecuado por parte de la oficina nacional competente para ello.” (Proceso No. 2-IP-88. G.O. No. 33 de 26 de julio de 1988).

“De acuerdo con el artículo 64 de la Decisión No. 85, ´en los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59, la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud`. Pero si la solicitud no merece observaciones o fuere complementada en el caso de que no se haya considerado admisible por no cumplir todos los requisitos, es deber de la oficina nacional competente el de ordenar la publicación del extracto, para que en plazo de treinta días pueda presentarse oposición de parte de cualquier persona (art. 65, 2º.). Si no se presentare oposición o si ésta fuere rechazada, es también debe de la oficina nacional competente, en cumplimiento del servicio público que le está encomendado, el de expedir el correspondiente certificado de marca. Así se desprende del texto de los artículos 64, 54, 66 de la Decisión 85.” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

“De acuerdo con el artículo 62 de la Decisión 85, toda solicitud para el registro de una marca deber ser examinada por la oficina nacional competente a fin de determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios, tanto de fondo como de forma. Como ya tuvo oportunidad de señalarlo este Tribunal, en dicho examen ´es lógico esperar del funcionamiento una conducta especialmente diligente en lo que se refiere a la verificación de los supuestos en que pueda estar comprometido el interés público`, cuales son, conforme antes se indicó, los que se establecen en el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 (Sentencia de 9 de septiembre de 1988, Proceso 3-IP-88). El funcionario competente, antes de dar trámite a una solicitud de registro, también debe constatar el cumplimiento de los demás requisitos de registrabilidad, entre ellos el de los previstos en los literales f) y g) del citado artículo en virtud de los cuales no es registrable una marca que pueda confundirse con otra ya registrada, en los términos que dichas normas señalan.

“El artículo 64 de la Decisión 85, por su parte, dispone que es obligación de la oficina nacional competente la de rechazar las solicitudes de registro en la misma Decisión 85 (arts. 56, 58 y 59). El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la oficina nacional compete ´podrá decidir el rechazo de la solicitud` (Subraya el Tribunal), debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (art. 65 ibidem), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionamiento nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad.” (Proceso No. 4-IP-88. G.O. No. 39 de 24 de enero de 1989)

11.1 Determinación de la clase o clases de productos

“Conviene advertir, como ya lo han hecho tratadistas de la materia, que cuando el artículo 60, c) exige que el solicitante de un registro indique ´la clase o clases` de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro (subraya el Tribunal), el término ´clase` se utiliza como sinónimo de descripción o identificación del producto o servicio y no en el sentido de su clasificación en el nomenclátor, al cual se refiere el mismo término de ´clase` cuando se utiliza en el art. 68. Este diferente significado del término ´clase` en ambas normas, es evidente por cuanto el artículo 68 sólo admite que se haga una solicitud de registro para una sola clase del nomenclátor y no para varias ´clases`, expresión que utilizan en plural el art. 60, c), aparente de que la clasificación en la lista oficial es asunto técnico que corresponde a la oficina nacional competente (art. 68) y no al solicitante (art. 60).” (Proceso No. 1-IP-87. G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988).

11.2 Prohibición de requisitos adicionales internos

“1. El derecho interno de un País Miembro del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con el artículo 84 de la Decisión 85, no puede establecer válidamente requisitos adicionales a los contenidos en los artículos 56 y 58 de dicha Decisión para el registro de marcas de cualquier clase de productos, incluyendo los farmacéuticos, ni señalar causales adicionales de cancelación de un registro distintas a las establecidas en los artículos 76 y 77 de la citada Decisión. Pretender hacerlo sería contrario al ordenamiento comunitario.

“2. No obstante lo anterior, el País Miembro está en libertad para señalar, en cada caso, la ´oficina nacional competente` que ha de tramitar las solicitudes de registro de marca y el procedimiento para su cancelación, así como para señalar la oficina que deba verificar, durante dichos trámites, que se cumplan las previsiones comunitarias y, concretamente, lo dispuesto por los artículos 58, a) y 76 de la Decisión 85.” (Proceso No. 2-IP-88. G.O. No. 33 de 26 de julio de 1988).

11.3 Incumplimiento de los requisitos, nulidad del registro

“El incumplimiento de los requisitos estipulados en el literal a) del artículo 58, habida cuenta de que han sido establecidos en protección del interés público, suele generar una nulidad absoluta del registro de la marca en cuestión, nulidad que por lo tanto es insubsanable. Mientras que el incumplimiento de los demás requisitos –entre ellos los de los literales f) y g)- suele producir tan sólo una nulidad relativa, eventualmente subsanable. Así está establecido, por ejemplo, en la mayoría de los sistemas legales europeos.” (Proceso No.4-IP-88. G.O. No. 39 de 24 de enero de 1989).

11.4 Certificado de registro

“El artículo 67 de la Decisión 85 autoriza a la Oficial Nacional Competente para otorgar el certificado de registro cuando no se presentaren oposiciones o cuando éstas fueren rechazadas por la misma Oficina. Esta disposición forma parte del conjunto de normas (artículos 60 al 71) agrupadas en la Sección II ´Procedimiento de Registro`, del Título III denominado ´De las Marcas`, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Estas normas, partiendo de la forma de presentación de la solicitud y de los documentos que se deben acompañar a ésta (artículo 60 a 61) o de las correcciones a que diere lugar la falta de ellos (art. 63), regula los casos de aceptación o rechazo de la solicitud cuando cumple o no con los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la misma Decisión (artículos 62 y 64), la publicación y la oposición (artículos 65 y 66), la expedición del certificado de registro (art. 67), la limitación del registro y su protección a una sola clase (art. 68) la duración y renovación del registro (art. 69 y 70) y finalmente autoriza la publicación de las marcas registradas (art. 71).

“El texto del artículo 67, transcrito anteriormente, no admite otro entendimiento que el que con claridad expresa el contenido de la norma. Es decir que en el caso de que se cumplieren dos condiciones: a) que no se hubiere presentado oposiciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del extracto; y b) que las oposiciones fueren rechazadas por la Oficina Nacional Competente de acuerdo con su respectiva legislación interna, este organismo nacional, ´expedirá el certificado de registro` que concede a su titular el derecho exclusivo de la marca.” (Proceso No. 4-IP-90. G.O. No. 71 de 17 de octubre de 1990).

11.5 Cancelación de registro

“Frente a la Decisión 85, la cual no distingue expresamente entre prohibiciones absolutas, examinables de oficio, y prohibiciones relativas, examinables a solicitud de parte (ver Sentencia 3-IP-88), ni entre las correspondientes nulidades absolutas o relativas, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 76 de la misma Decisión en el sentido de que un registro de marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, siempre que se verifique el incumplimiento de uno cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 56 y 58 ibidem. La nulidad consiguiente, de otra parte, habrá de regirse por lo que disponga el derecho interno ante el silencio, en este punto, de derecho comunitario.” (Proceso No. 4-IP-88. G.O. No. 39 de 24 de enero de 1989).

“La competencia que atribuye la Decisión 85 a la Oficina Nacional Competente para cancelar el registro de una marca, es parte de las atribuciones que corresponden a su función. Esta oficina, por tanto, se encuentra por cualquier medio advirtiere el incumplimiento de los requisitos previstos por los artículos 56 y 68 de la Decisión 85, deben proceder a la cancelación del registro, sea de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del período de vigencia de la marca, como explicaremos posteriormente.” (Proceso No. 4-IP-90. G.O. No. 71 de 17 de octubre de 1990).

“No obstante la aclaración hecha anteriormente, cabe insistir en el alcance de la norma que, en casos determinados, faculta a la oficina Nacional Competente para la cancelación del registro de una marca (Art. 76), ya que esta cancelación es procedente según el derecho comunitario siempre cuando la contravención se refiere a los citados artículos 56 y 58 de la Decisión 85.

“El artículo 76 de esta Decisión, transcrito y mencionado anteriormente, se encuentra ´incluido en la sección III referida a los ´Derechos conferidos por el registro` del Capitulo III que legisla sobre las marcas, dentro de la cual también se encuentran los demás artículos mencionados en esta interpretación. Los unos, 56 y 58, pertenecen a la sección de los ´Requisitos para el registro de marcas` y los otros, 60, 63 y 67, corresponden a la sección del ´Procedimiento del registro`. Todos como se dijo, pertenecen al mismo Capítulo, el Tercero de la Decisión 85. Por esta razón, interpretado el artículo 76 dentro del compendio de normas concordantes se concluye que la atribución concedida a la oficina nacional competente para cancelar el registro de una marca se ha de entender que permanece durante todo el tiempo de vigencia de la misma. En otros términos esta cancelación es procedente desde el momento del registro de la marca hasta el último día de vigencia del mismo registro, es decir, dentro de este lapso, cuando se compruebe la violación de los citados artículos 56 y 58 de la Decisión 85.

“De otro lado, si bien la norma comunitaria garantiza al derecho exclusivo que se adquiere para una marca mediante el trámite de la correspondiente solicitud y la obtención del respectivo registro cuando no ha existido oposición o, de haberla, cuando ésta ha sido rechazada, tal garantía no excluye –y no podía hacerlo- la facultad que conserva la Oficina Nacional Competente, para proceder a la cancelación del registro de una merca, de oficio o a petición de parte, cuando advierta que se han omitido uno o varios de los requisitos o condiciones consagradas por la norma comunitaria durante el procedimiento de registro.” (Proceso No. 4-IP-90. G.O. No. 71 de 17 de octubre de 1990).